NÁMITKY PROTI PŘIHLÁŠCE OCHRANNÉ ZNÁMKY EU – JAK NAPLNO VYUŽÍT COOLING-OFF PERIOD

Registrace ochranné známky nemusí vždy probíhat hladce. I přesto, že jste přesvědčeni, že je Vámi přihlašované označení (nejčastěji slovo, slovní spojení nebo například logo) jedinečné, v průběhu registračního procesu může jakýkoli vlastník starší ochranné známky (nebo přihlášky ochranné známky) podat proti přihlášce Vaší ochranné známky námitky a cestu k registraci Vaší ochranné známky tak zkomplikovat. Riziko podání námitek se výrazně snižuje, pokud Vám registraci ochranné známky zajišťuje advokát nebo patentový zástupce. Tito odborníci před podáním přihlášky ochranné známky provádějí (nebo by alespoň měli) důkladnou rešerši v databázích ochranných známek.

I v případě, kdy jsou námitky proti přihlášce ochranné známky podány, není ještě nic ztraceno a ochranná známka může být stále úspěšně zaregistrována. V tomto článku vysvětlujeme, co vlastně námitky proti přihlášce ochranné známky jsou a jak se proti námitkám bránit. V článku jsme se tentokrát zaměřili na proces registrace ochranné známky Evropské unie, který vede Úřad Evropské unie pro ochranu duševního vlastnictví (EUIPO).

Jak probíhá registrační proces ochranné známky u EUIPO?

Abychom nezačínali zprostředka, nejdříve stručně popíšeme, co se s přihláškou ochranné známky po jejím podání a zaplacení příslušného správního poplatku děje.

Každou přihláška nejprve podléhá formálnímu průzkumu, ve kterém EUIPO zjišťuje, zda je přihlašované označení způsobilé k tomu, stát se ochrannou známkou. Konkrétně je posuzována jeho rozlišovací způsobilost vzhledem výrobkům a službám, pro které je přihlašováno, a zjišťuje se, zda nejsou dány ani další tzv. absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. Takovým důvodem může být například to, že označení je v rozporu s dobrými mravy (obsahuje vulgarismy nebo je urážlivé) nebo obsahuje chráněné symboly (např. státní vlajku nebo znak Červeného kříže).

Pokud přihláška úspěšně projde formálním průzkumem, nemusí být ještě úplně vyhráno. EUIPO přihlášku ochranné známky zveřejní v Rejstříku ochranných známek EU a ode dne zveřejnění začíná běžet tříměsíční lhůta, ve které mohou být proti přihlášce podány námitky.

Co jsou námitky a kdo je může podat?

Námitkami se mohou bránit vlastníci starších ochranných známek a další oprávněné osoby před registrací ochranné známky, která je shodná nebo podobná s jejich již zapsanou ochrannou známkou. Námitky mohou rovněž podat přihlašovatelé, jejichž ochranná známka nebyla zatím registrována a kteří podali přihlášku ochranné známky před tím, než byla podána přihláška kolizní ochranné známky. Námitky lze podat proti přihlášce ochranné známky v celém rozsahu, nebo pouze proti vybraných třídám služeb a výrobků, pro které je přihláška podána.

Námitky lze podat pouze ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Pokud tak vlastník starší ochranné známky či přihlášky ochranné známky ve lhůtě nestihne podat námitku a zaplatit příslušný správní poplatek (v případě přihlášky ochranné známky EU se jedná o částku ve výši 320 EUR), neztratí možnost obrany proti takovéto kolizní ochranné známce úplně, ale jeho procesní pozice bude výrazně ztížena.

Proti mé přihlášce ochranné známky EU byly podány námitky – co teď?

Pokud Vás EUIPO informuje o tom, že byly podány námitky, není nutné ihned věšet hlavu.

Po podání námitek EUIPO nejprve zkoumá jejich přípustnost – například, zda námitku podala k tomu oprávněná osoba, zda byl včas uhrazen správní poplatek a další formální náležitosti námitek. O výsledku EUIPO přihlašovatele informuje a pokud shledá, že jsou námitky přípustné, dá oběma stranám dvouměsíční lhůtu k tomu, aby spor vyřešily smírně (tzv. cooling-off period, česky čas na rozmyšlenou). Až poté, kdy tato lhůta uplyne a strany se na smírném řešení nedomluví, přejde řízení o námitkách do sporné fáze, ve které obě strany budou argumentovat ve svůj prospěch, podporovat svá vyjádření důkazy a EUIPO celý spor posoudí a rozhodne.

Jak nejlépe využít cooling-off period?

Jak jsme již výše uvedli, účelem cooling-off period je poskytnout oběma stranám prostor na to se pokusit spor vyřešit smírně. Pokud tedy obdržíte vyrozumění o podání námitek, doporučujeme co nejdříve protistranu kontaktovat a pokusit se domluvit na smírném řešení nastalého sporu. V některých případech může oponentovi přihlášky vadit pouze to, že je označení přihlašováno pro konkrétně vymezené výrobky a služby, případně pro některou třídu – po vzájemné domluvě pak přihlašovatel přihlášku ochranné známky zúží a vyškrtá problematické výrobky a služby. Často se také uzavírají tzv. koexistenční dohody, ve kterých se strany domluví na vzájemné existenci na trhu za určených podmínek. Obvyklé je například vymezí trhů, na kterých budou smět bez omezení působit, a na které nebudou, obvykle pod hrozbou sankce, vůbec vstupovat.

Základní délka cooling-off period je dvouměsíční, což může být pro vyjednávání příliš krátká doba. Proto na základě jednoduché společné žádosti obou stran může být cooling-off period prodloužena, podmínkou pouze je, aby žádost byla EUIPO doručena před jejím uplynutím. V takovém případě se cooling-off period automaticky prodlouží o dalších 22 měsíců bez ohledu na to, o jak dlouhé prodloužení strany žádají. Podání žádosti o prodloužení není ze strany EUIPO zpoplatněné. Pokud některá ze stran nebude chtít ve vyjednávání nadále pokračovat, je možné prodlouženou lhůtu kdykoli jednostranně vypovědět a řízení o námitkách pak automaticky přejde do sporné fáze.

Kdy cooling-off period skončí?

Cooling-off period skončí v některé z následujících situací:

Jak jsme již výše uvedli, uplynutím cooling-off period námitkové řízení přechází do sporné fáze, ve které jsou strany vyzvány, aby se ke sporu vyjádřily a představily své argumenty a podpořily je důkazy. Na základě skutečností přednesených stranami EUIPO případ posoudí a ochrannou známku zapíše, nebo přihlášku ochranné známky zamítne zcela nebo zčásti.

Cooling-off period rovněž skončí, pokud strany EUIPO informují o tom, že se jim podařilo dosáhnout smírného řešení.

Cooling-off může také skončit úplným nebo částečným zpětvzetím přihlášky ochranné známky. K úplnému zpětvzetí přihlášky může přihlašovatel přistoupit například poté, co dojde k závěru, že námitkové řízení by pro něj bylo příliš finančně náročné, a proto bude jednodušším a levnějším postupem podat novou přihlášku ochranné známky, která pro oponenta nebude problematická. Pokud se do takové situace dostanete, doporučujeme s oponentem podobu ochranné známky a seznam výrobků a služeb předem konzultovat a finální podobu nové přihlášky ochranné známky si od něj nechat schválit – vyhnete se tomu, že by oponent podal námitky i proti této upravené ochranné známce. K částečnému zpětvzetí přihlášky může dojít právě v reakci na podané námitky – přihlašovatel upraví seznam výrobků a služeb v přihlášce.

Poslední možností, jak může cooling-off period skončit, je zpětvzetí námitek.

Závěrem

Podání námitek je běžným nástrojem ochrany vlastníků starších ochranných známek nebo dříve podaných přihlášek ochranných známek proti přihláškám potenciálně kolizních ochranných známek. Pokud jsou tedy v průběhu registrace ochranné známky podány námitky, není ještě nic ztraceno a ochranná známka může být i nadále úspěšně zaregistrována. Často našim klientům radíme, že v případě sporu je nejlevnějším a nejjednodušším řešením domluva s protistranou – a takto je možné postupovat i v případě registrací ochranných známek. Pokud máte v úmyslu registrovat ochrannou známku EU, je v námitkovém řízení dokonce vyčleněna zvláštní doba (tzv. cooling-off period), ve které jsou strany vyzvány k vyjednávání. Účelem této doby je poskytnout stranám prostor k vyřešení sporu smírnou cestou a zajistit, aby se na stůl úředníků z EUIPO dostaly skutečně jen ty spory, kde se stranám smíru nepodařilo dosáhnout.

Uvažujete nad tím, že byste registrovali ochrannou známku EU, ale máte obavy, že to sami nezvládnete? Obraťte se na nás, v MACEK.LEGAL máme s ochrannými známkami dlouholeté zkušenosti a rádi Vám pomůžeme.

#ochranné známky