KOMPLIKACE PŘI REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY? PROKAZOVÁNÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI MŮŽE BÝT „OŘÍŠEK“

Při registraci ochranných známek se v poslední době se často setkáváme s tím, že jsme Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) vyzváni k prokázání tzv. nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Proto jsme se v dnešním článku rozhodli posvítit si na to, co vlastně rozlišovací způsobilost ochranné známky je, a jakými důkazy jí lze v řízení před ÚPV prokázat. V závěru článku se také na příkladu ochranné známky SMARTDESK našeho klienta, společnosti Adaptic Innovation a.s., dozvíte, jak prokazování rozlišovací způsobilosti probíhalo v praxi.

Rozlišovací způsobilost jako základní vlastnost ochranné známky

Základní funkcí ochranné známky je její schopnost odlišit výrobky a služby poskytované jedním subjektem od výrobků a služeb jiného subjektu a právě tuto vlastnost ochranných známek označujeme jako rozlišovací způsobilost.

Co si pod tím můžeme představit? Označení, které má být registrováno jako ochranná známka, musí mít dostatečně dominantní rozlišovací prvky. To především znamená, že ochrannou známkou nemůže být obecné označení, které pouze popisuje výrobky nebo služby, které jsou pod tímto označením poskytovány, nebo je například tvořeno výhradně zeměpisným označením původu výrobků a služeb. Úřad tak například nezapíše jako ochrannou známku slovní spojení „Stoly a židle“ pro truhlářskou dílnu vyrábějící nábytek, nebo „Cukrárna na náměstí“ pro kavárnu.

I přes výše uvedené může být označení, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost, nakonec jako ochranná známka zapsáno. Jak toho lze dosáhnout?

Po podání přihlášky ochranné známky probíhá u ÚPV tzv. formální průzkum, v rámci kterého ÚPV zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro zápis ochranné známky. V případě, že příslušný referent ÚPV dojde k závěru, že označení, které přezkoumává, nemá rozlišovací způsobilost, vyzve přihlašovatele, aby prokázal, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku. Úkolem přihlašovatele tak je argumentovat, že se předmětné označení stalo mezi spotřebiteli známým, a že si jej spotřebitelé spojují právě s výrobky a službami, pro které je označení přihlašováno.

Ve zkratce – i obecné označení může být jako ochranná známka zapsáno, pokud přihlašovatel ÚPV prokáže, že se toto označení pro jeho výrobky nebo služby vžilo a je známé výrazné části relevantní veřejnosti. Podstatné je, že při posuzování rozlišovací způsobilosti předmětného označení je vždy identifikováno, kdo je tzv. průměrný spotřebitel (komu jsou výrobky a služby určeny), a rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení je hodnocena s ohledem na tento závěr.

Jak prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti

Obecně lze jako důkaz použít jakékoli prostředky, které rozlišovací způsobilost příslušného označení podpoří. Tyto důkazy nicméně musí vždy splňovat tři podmínky:

1. přihlašovatel na nich musí vystupovat jako dodavatel/ poskytovatel výrobků nebo služeb, pro které chce přihlásit označení jako ochrannou známku,
2. příslušné označení na těchto důkazech musí být uvedeno v takové podobě, v jaké je přihlašováno,
3. z důkazů musí být zřetelné výrobky a služby, pro které je ochranná známka přihlašována.

V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že ÚPV klade velký důraz na to, aby předložené materiály obsahovaly označení přesně v takové podobě, v jaké je přihlašováno. Například jako důkazy prokazující rozlišovací způsobilost slovního označení tak nemohou sloužit materiály, na kterých je toto slovní označení uvedeno společně s logem.

Jako důkazy tak mohou dobře sloužit zejména:

• objednávky, faktury pro různé odběratele,
• ceníky, katalogy služeb a výrobků,
• internetové stránky s nabídkou služeb a výrobků, profily na sociálních sítích,
• propagační a reklamní materiály (letáky, reklamní spoty, bannery, reklamní dárky) společně s podklady o tom, v jakém nákladu byly tyto materiály distribuovány,
• zmínky v médiích (články v časopisech nebo novinách, v televizních zprávách),
• fotografie provozoven,
• hotové výrobky nebo obaly,
• průzkum veřejného mínění.

Volba materiálů, které lze k prokázání rozlišovací způsobilosti využít, samozřejmě záleží na okolnostech konkrétního případu.

Pokud jde o časové hledisko pořízení jednotlivých důkazů, je možné předložit veškeré důkazy, které vzniknou až do rozhodnutí o ochranné známce. Pokud tak v době, kdy budete vyzváni k prokázání rozlišovací způsobilosti, nebudete mít shromážděný dostatek důkazů, je možné požádat o prodloužení lhůty k prokázání rozlišovací způsobilosti a získat tak více času k získání dalšího důkazního materiálu.

Pro prokázání rozlišovací způsobilosti je také vhodné argumentovat velikostí podílu na trhu a dobou, po kterou přihlašovatel působí na trhu. Dobrým argumentem je rovněž výše nákladů vynakládaných na propagaci daných výrobků nebo služeb.

Prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky SMARTDESK

Jednou z ochranných známek, kterou se nám podařilo úspěšně registrovat, je ochranná známka SMARTDESK našeho klienta, společnosti Adaptic Innovation a.s., která se zabývá výrobou a distribucí zdravotních kancelářských židlí pod značkou ADAPTIC a polohovacích stolů pod značkou SMART DESK. Právě pro tyto výrobky a jejich příslušenství náš klient zamýšlel přihlásit obrazovou ochrannou známku v následujícím provedení:

ÚPV toto grafické provedení vyhodnotil jako označení, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost a vyzval nás k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním. ÚPV toto anglické slovní spojení považoval vzhledem k přihlašovaných výrobkům a službám jako popisné – přestože byla přihlašována obrazová ochranná známka, dle ÚPV bylo grafické provedení příliš neurčité a neobsahovalo dostatečně výrazný rozlišující prvek. Skutečnost, že se jedná o anglické slovní spojení, dle ÚPV nebyla rozhodující, neboť průměrný spotřebitel anglickému výrazu rozumí a přeloží si jej jako „chytrý/elegantní stůl/psací stůl“.

K prokázání rozlišovací způsobilosti klient shromáždil důkazy. Zejména šlo o výběr faktur za poslední 3 roky, katalog produktů, propagační letáky a nabídku produktů na internetových stránkách klienta. Dále byly ÚPV předloženy objednávky internetové reklamy a vyobrazení reklamních bannerů na příslušných internetových portálech.

Po předložení těchto důkazů a jejich vysvětlení a uvedení do kontextu již ÚPV považoval prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti jako dostatečné a ochrannou známku bez dalších komplikací zaregistroval.

Závěr

Při vytváření ochranné známky je potřeba mít na paměti, že základní vlastností ochranné známky je její schopnost odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiného, a to zejména v případech, kdy máte v úmyslu registrovat slovní ochrannou známku. Pokud ÚPV po formálním průzkumu dojde k závěru, že přihlašované označení je vzhledem k nárokovaným výrobkům a službám příliš popisné, vyzývá k prokázání tzv. nabytí rozlišovací způsobilosti a přihlašovatel musí ÚPV na základě této výzvy podložit, že přihlašované označení skutečně používá, a že se toto označení v obchodním styku vžilo a je veřejnosti známé.

Jak vidíte, registrace ochranné známky nemusí být úplně jednoduchá, ale může to být někdy docela „oříšek“. Je potřeba vždy zvážit, jakým způsobem Váš brand zaregistrovat, důkladně provést rešerši (o tom zase někdy příště) a vyhnout se tak možným komplikacím. Doporučujeme proto registraci ochranné známky svěřit odborníkům, náklad na tyto služby Vám ve výsledku může ušetřit spoustu peněz i času.

Pokud potřebujete právní služby v oblasti ochranných známek, obraťte se na nás, s ochrannými známkami máme v MACEK.LEGAL dlouholetou zkušenost a rádi Vám pomůžeme.

#ochranné známky